Secretos comerciales: protección de la propiedad intelectual por contrato

¿Cómo se crea la protección del secreto comercial? ¿Cómo se ve una infracción?

Cuando tiene información propietaria que es esencial para el éxito de su empresa, es fundamental que tome las medidas legales disponibles para salvaguardarla, de modo que los competidores no se beneficien injustamente de su arduo trabajo. Con muchos tipos de información propietaria, como programas de computadora, métodos, diseños, técnicas, fórmulas y procesos, puede solicitar protección bajo las leyes de patentes; sin embargo, el proceso para obtener una patente puede ser largo, arduo y costoso. Además, los criterios de elegibilidad para una patente son muy estrictos y es posible que no califique. Una mejor alternativa podría ser proteger su información como secreto comercial.

¿Qué es un secreto comercial?

Aunque la definición precisa de secreto comercial puede diferir de una jurisdicción a otra, hay tres características del secreto comercial que son consistentes en todo Estados Unidos. Un secreto comercial es cualquier información sobre una persona o empresa, o en poder de una persona o empresa que

• no es conocida ni está disponible para el público en general,
• proporciona valor económico o beneficio al titular porque permanece confidencial, y
• que ha sido objeto de esfuerzos intencionales por parte del titular para que se mantenga confidencial.

¿Cómo se crea un secreto comercial? ¿Cuál es el origen de la ley de secretos comerciales?

Como regla general, los secretos comerciales están protegidos casi exclusivamente por contrato. En la mayoría de las situaciones, las empresas que tienen secretos comerciales valiosos requieren que empleados clave, proveedores y otras personas con acceso a ellos firmen acuerdos de confidencialidad o no divulgación. Los acuerdos obligan a esas partes a no revelar ningún secreto comercial a una parte no autorizada. Una parte que lo haga puede ser demandada por incumplimiento de contrato.

¿Qué tipos de propiedad intelectual se pueden proteger como secreto comercial?

La ley de secreto comercial puede proteger muchos tipos de propiedad intelectual que no están cubiertos por la ley de derechos de autor, patentes y marcas registradas, como:

• Ideas, habladas o escritas.
• Listas de clientes, planes de marketing, hojas de precios y otra información comercial importante.
• Información que comunicaría o llevaría a un competidor a concluir que se estaban desarrollando nuevos productos o servicios.
• Información sobre el desarrollo de un producto fallido o sobre lo que no funcionará o es menos efectivo en el desarrollo de un producto.

La importancia de los secretos comerciales

La protección de los secretos comerciales ofrece muchos beneficios:

• A diferencia de una patente, que brinda protección por solo 20 años, un secreto comercial puede brindar protección indefinida; por ejemplo, la fórmula de Coca-Cola ha sido un secreto comercial desde 1886.
• La protección del secreto comercial puede estar disponible para la propiedad intelectual que no califica para una patente, derechos de autor o marca comercial. Otros tipos de propiedad intelectual tienen requisitos de elegibilidad muy específicos, mientras que un secreto comercial puede ser casi cualquier cosa, siempre que se mantenga confidencial y confiera un beneficio económico por esa confidencialidad.
• Proteger la información como secreto comercial es mucho menos complicado, lento y costoso que protegerla bajo la ley de patentes.

Ejemplos reales de secretos comerciales

Muchos de los productos más conocidos del mundo involucran algún tipo de secreto comercial:

• La “mezcla especial de 11 hierbas y especias” en Kentucky Fried Chicken
• La fórmula del WD-40
• El algoritmo de búsqueda de Google
• Los ingredientes de un Twinkie
• La salsa especial que se usa para una Big Mac de McDonald’s

Elementos de un reclamo de secretos comerciales

Para recuperar con éxito la compensación con un reclamo de secreto comercial, el propietario del secreto comercial debe demostrar que:

• La información divulgada, usada o apropiada indebidamente califica para la protección del secreto comercial;
• El propietario tomó medidas razonables para evitar la divulgación, el uso o la apropiación indebida del secreto comercial; y
• El secreto comercial se tomó o se sustrajo indebidamente.

Como defensa a una reclamación de secreto comercial, una persona o entidad puede argumentar con éxito que el secreto comercial se obtuvo mediante descubrimiento independiente o ingeniería inversa o puede alegar que el propietario del secreto comercial no tomó medidas razonables para protegerlo.

Los secretos comerciales en comparación con las marcas comerciales

Los secretos comerciales son significativamente diferentes de las marcas comerciales:

• Las protecciones que ofrece un secreto comercial requieren que la información se mantenga confidencial. Sucede lo contrario con una marca comercial: una parte importante del valor de una marca comercial proviene de su reconocimiento por parte del público y de la asociación de la marca con una empresa comercial.
• Si bien las marcas comerciales pueden establecerse y protegerse únicamente mediante el uso, la mayor parte del valor que proviene de una marca comercial proviene del registro federal de la marca. Los secretos comerciales no tienen que ser revelados a ninguna agencia gubernamental para tener protección legal.
• El registro y la protección continuos de una marca requieren su uso en el comercio. Un secreto comercial puede protegerse incluso si nunca se utiliza en el comercio; solo necesita tener el potencial de conferir un beneficio económico.
• Para calificar para la protección de marca registrada, una marca debe ser intrínsecamente distinta o haber obtenido un “significado secundario”. Casi cualquier cosa puede protegerse como secreto comercial, siempre que confiera un beneficio económico y haya sido mantenido como confidencial.

Secretos comerciales y patentes

Aunque los secretos comerciales y las patentes pueden ofrecer protección para los mismos tipos de propiedad intelectual, existen algunas diferencias claras:

• Para obtener una patente, debe presentar una solicitud ante la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. La solicitud debe presentarse dentro de los 12 meses posteriores a la primera oferta de venta de la invención o del primer uso / divulgación pública de la invención. Además, para calificar, su invención debe ser nueva, funcional y no obvia. No existen requisitos para la presentación de un secreto comercial, y casi todo lo que confiere un beneficio económico puede protegerse como secreto comercial, siempre que se mantenga confidencial.
• Incluso si se le concede la patente, debe pagar cuotas de mantenimiento cada 3 años y medio. Los únicos costos asociados con un secreto comercial son la preparación del acuerdo de no divulgación y los costos de ejecución.
• Una patente le protegerá por un máximo de 20 años. Un secreto comercial puede protegerle para siempre, siempre que mantenga la confidencialidad del secreto.
• Una patente le protegerá de cualquier uso o copia no autorizados de su invención. Un secreto comercial solo evita la apropiación indebida; no conferirá ningún derecho cuando haya habido creación independiente o ingeniería inversa.

Una historia de secretos comerciales en los Estados Unidos

Aunque el concepto de secreto comercial no obtuvo reconocimiento legal en los Estados Unidos hasta la primera mitad del siglo XIX, hay evidencia de que el principio de secreto comercial existió durante el Imperio Romano. En los Estados Unidos, los secretos comerciales estuvieron protegidos exclusivamente por la ley de contratos estatales durante casi doscientos años, desde 1837 hasta 2016, cuando el Congreso promulgó la Ley de Defensa de los Secretos Comerciales; sin embargo, ya en 1979, varios estados adoptaron las disposiciones de la Ley Uniforme de Secretos Comerciales (UTSA). El Congreso aprobó una ley federal en 1996 que establece sanciones penales por el robo o la apropiación indebida de secretos comerciales, pero una persona o empresa no podía buscar una compensación financiera por tal infracción hasta la legislación de 2016.